一般法務

特許庁の拒絶に対する対応


出願する商標が、先願登録商標と同一、又は、類似する場合、特許庁に拒絶されてしまいます。拒絶をされた場合に、考えられる手段としては、①補正書の提出、②意見書による反論、③アサインバック、④商標使用許諾契約が考えられます。


①補正書の提出

補正書の提出により、拒絶理由に対処できる場合があります。もっとも、商標自体の変更をすることはできませんし、多区分出願の場合に「指定商品又は指定役務並びに商品および役務の区分」を補正してしまうと、変更がない区分についても削除したものとみなされてしまうため、注意が必要です。


②意見書による反論

特許庁から、先願登録商標と類似するとの拒絶理由を受け取った場合、意見書によって、類似しないことを反論することがあります。商標の類似は、商標の概観、称呼又は観念等により需要者へ与える印象、記憶、連想等を全体的に観察して判断がなされます。そのため、意見書においては、先願登録商標と概観が異なること、称呼が異なること、観念が異なることについて、詳細に反論することになります。


③アサインバック

アサインバックとは、先願登録商標を一時的に譲り受け、出願する商標が登録査定を受けた後で、再度元の商標権者に戻す方法や、出願する商標を先願登録商標権者に譲り、登録査定が出たところで出願人名義を変更するか、又は、登録後に返してもらう方法をいいます。
いずれの場合にも、確実に手続を進めるために、段階に応じて、きちんとした契約を交わす必要があります。特に、最後の移転時に必要な譲渡証書等は、当初契約(覚書の場合もあります。)の際に、同時に入手しておくことが重要です。


④商標使用許諾契約

先願登録商標権者と、商標使用許諾契約の締結に向けて、確認すべき事項は、以下のように多岐にわたります。


先願登録商標権者の適格

先願登録商標権者が、当該商標を使用していなければ、商標使用許諾契約の締結ではなく、商標の不使用取消審判を進めることが有用です。


先願登録商標権者の権利範囲

先願登録商標権者が、どの区分の範囲で権利を有するか、事前に確認しなければなりません。


許諾の態様

許諾の態様が、独占的か、非独占的かという点も確認しなければなりません。この場合、対価(ロイヤリティ)や対価の計算方法や、当該商標を用いる商品や事業の経済性も加味して、考慮しなければなりません。


品質保証

先願登録商標権者の視点からは、許諾を受けた者が当該商標を用いて粗悪な商品やサービスを提供することでイメージダウンを懸念する場合があります。そのため、契約上、品質基準や、検査方法、頻度等を明確に定めることが良いです。


第三者の有する商標との関係

先願登録商標が第三者の有する商標を侵害することが明らかになった場合、これを報告する義務があることを明記します。


秘密保持

他の契約と同様に、取り決めが必要となります。


契約期間、変更、終了事由

他の契約と同様に、取り決めが必要となります。


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